中国专利无效和美国专利再审查制度的比较

　　[摘要] 中国是通过专利无效宣告程序来对专利有效性进行再审查的。美国专利商标局也有专利再审程序。美国的专利再审程序分为单方再审程序和多方再审程序。但是，中美两国专利再审程序在专利诉讼中发挥的作用差异很大，究其原因是因为两国司法制度的巨大差异造成的，但这并不妨碍我们对美国专利再审程序的借鉴。

　　专利授权之后，专利有效性的再审查制度成为各国的专利制度中非常举足轻重的一块。一方面，专利再审查程序直接决定了专利权的稳定性，决定了专利权人进行专利救济的程序和成本；另一方面，专利再审查制度也从更深层次上平衡着社会公众利益与专利权人利益、公权与私权的关系。本文拟从中美两国专利再审查程序的比较分析中谈谈我国专利无效程序的改进。

　　一、中国专利再审查制度

　　在中国，有权决定专利是否有效的唯一机关是国家知识产权局，任何一级的司法机关都无权直接决定或改变专利权的有效性。根据中国专利法的规定，自国务院专利行政部门（国家知识产权局）公告授予专利权之日起，任何单位或者个人对专利权有质疑的，都可以请求国家知识产权局专利复审委员会宣告该专利权无效。由此而启动的法律程序叫“专利无效宣告程序”。中国专利法在2000年第二次修改以前，还设置有专利撤销程序，而在2000年专利法第二次修改后，将专利撤销程序与专利无效程序合二为一。中国专利无效程序的主要特点如下：
　　（1）请求主体：专利法规定“任何单位或个人”都可以是专利无效程序的请求主体。“任何单位或个人”显然是一个非常宽泛的、并且不是很准确的法律概念。比如说，国家知识产权局是否自行可以启动专利无效程序？还有，外国公司中国代表处是否有资格提起专利无效程序？实践中已证明是不可行的。所以，国家知识产权局在其公布的《审查指南》中，已经将请求主体进一步限制在“具备民事主体诉讼资格”范围内。
　　（2）请求时间：依据专利法，自专利被授权公告之日起的任何时候都可以提出专利无效请求。但是，在专利侵权民事诉讼中，法院通常都要求被告（被控侵权人）在答辩期间（收到起诉书副本之日起15天内）提出专利无效请求，答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼。
　　（3）无效理由：根据中国专利法和实施细则的规定，请求宣告无效的主要理由包括：不满足新颖性、创造性或实用性；说明书公开不充分；说明书不支持权利要求书；独立权利要求缺少必要技术特征；申请文件修改超出原始公开范围；发明主题不属于授予专利的范围；重复授权；在后的专利申请；根据专利法第5条违法法律、社会公德或者妨碍公共利益的发明创造；根据专利法第25条属于不应授予专利权的主题。
　　（4）无效审查决定的救济：国家知识产权局专利复审委员会做出的无效审查决定并不是终局的，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，当事人可以自收到通知之日起三个月内向北京市第一中级人民法院提起专利行政诉讼。当事人对一审结果不服，可以向北京市高级人民法院提出上诉请求（即二审）。二审是终审，其决定具有最终效力。在专利行政诉讼中，专利复审委员会是被告，对方当事人可以列为第三人参加专利行政诉讼。
　　上述的专利无效流程，明显是环节多、耗时长。根据笔者的经验，对整个专利无效流程，时间短的也要一到两年时间，长的则需要三年、五年以上的时间。另外，由于在专利行政诉讼中法院无权直接改变专利复审委员会的决定，只能撤销专利复审委员会的决定发回重审，专利复审委员会重新作出的无效审查决定又会进入专利行政诉讼程序。这样就出现了循环诉讼问题。这更是将专利无效程序带上了一条漫不止境的不归路。
　　既然法律规定任何单位或者个人都可以提起无效宣告请求，专利无效的程序又如此漫长，所以，实践中，请求宣告专利权无效往往成为被控侵权人对抗专利权人的基本方法。一旦被控侵权人提出专利无效请求，法院通常会中止专利侵权诉讼的审理，直到关于专利有效性问题有了终审结论后再重新启动专利侵权诉讼程序。因此，很多专利无效请求人，就是在利用专利无效程序尽可能地拖延专利侵权诉讼程序的时间，以便继续侵权行为或转移财产和证据，使得专利权人即使赢得侵权诉讼，最终也很难获得合理的赔偿。当然，任何一项制度，既可能是矛，也可能是盾。实践中，我们也发现一些公司在蓄意利用一些垃圾专利滥诉潜在竞争对手，同时发动市场宣传和舆论攻势，对潜在竞争对手造成了巨大的精神压力和市场损失。被控侵权人即使提起专利无效，也是深陷泥潭，难以在短时间拔出。
　　针对专利无效程序对专利民事侵权诉讼的耽搁和拖延，中国正从立法和司法两个层面积极解决这个问题：
　　首先，最高人民法院在其司法解释中已经明确，人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外；对被告在答辩期间内请求宣告专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，也可以不中止诉讼： 

　　（i）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的； 
　　（ii）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的； 
　　（iii）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的； 
　　（iv）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。 

　　从上述司法解释中，不难看出，人民法院对专利无效程序启动后是否应当中止专利侵权诉讼程序拥有很大的自由裁量权，专利无效宣告程序并不当然导致专利侵权诉讼程序的中止。然而，实践中，大多数的法院在专利无效程序启动后都会中止专利侵权诉讼，等待专利无效程序的最后裁决。
　　其次，2008年第三次修正的专利法增加了一条，“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。依据本条相信今后人民法院会直接依据“现有技术”判定不构成侵犯专利权。但这一条仍然不是授权人民法院直接进行“专利无效宣告”，充其量只是一种“不侵权抗辩”。人民法院仍然无权直接判定专利无效，人民法院只能个案判定是否构成专利侵权。即使判定不构成专利侵权，只要国家知识产权局并未公告该专利无效，所以，该专利在现实中仍将是一个有效专利。专利权人仍然可能在其它法院、地方专利管理部门或海关等部门继续采取打击“侵权”的行动。由于我国并不是一个判例法国家，可以想象人民法院个案依据“现有技术”做出的不侵权判定并不当然对其它案件构成约束力。这必将造成司法资源的浪费。
　　二、美国专利再审查制度

　　与中国显著不同的是，美国的联邦地方法院及其上诉法院有权可以直接判定专利权是否有效。在美国，联邦地方法院对专利权的确认基本上有两种渠道：一是在专利侵权诉讼案件中直接确认专利权是否有效，二是专利权确认之诉（declaratory judgment）。美国联邦地方法院的专利诉讼统一上诉到美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit），再不服的上诉到美国最高法院。由于美国是个判例法国家，美国法院的个案判决对以后的案件构成了约束力。

　　与中国专利无效宣告程序比较类似是美国专利商标局（USPTO）的专利再审（Reexamination）程序。在2003年之后，美国复审程序有两种，单方再审（Ex Parte Reexamination）和多方再审（Inter Parte Reexamination）。下面就美国的专利再审程序做一简单介绍：

　　（1）再审请求人：单方再审不限制请求人，可以是专利权人、美国专利商标局自己或第三人。多方再审的请求人应当是第三方，否则无法启动多方互动的再审程序。

　　（2）再审时间：在专利权有效期内都可以启动专利再审程序。与中国比较类似的是，在专利侵权诉讼中，如果被控侵权人比较晚提出专利无效抗辩或专利再审请求，法官完全有可能不中止专利侵权诉讼。

　　（3）再审理由：美国专利商标局要求启动专利再审的前提是必须从在先文献（限于专利或印刷资料）中发现了“新的有关可专利性的实质性问题（substantial new question of patentability）”,并且再审请求必须指明针对目标专利的哪一项权利要求再审。

　　对于任何一件专利再审请求，美国专利商标局必须在三个月决定是否接受专利再审请求。如果美国专利商标局不接受再审请求，该决定是终局的，不可上诉，但可以复议（petition）一次。复议维持拒绝再审决定的，可以退还部分专利再审请求费用。

　　（4）再审程序：

　　（i）单方再审：在美国专利商标局决定再审之后，专利权人应被给予不少于两个月的时间就可专利性称述意见，包括对权利要求作出修正。对于专利权人的称述意见，无效请求人有两个月的时间再次回复一次。此后的程序就如同专利商标局审查新的专利申请案，参与者仅限于美国专利商标局与专利权人之间，再审请求人无权再参与专利再审程序，故名单方再审程序。

　　（ii）多方再审：与单方再审程序不同的是，多方再审程序允许再审请求人参与后续与专利权利人的意见交流，很类似直接的抗辩程序。专利权人每一次称述意见，再审请求人都有权答辩。增加的限制是，若再审请求人在多方再审程序中失败，再审请求人不得在法院民事诉讼中提出相同的议题。多方再审程序只适用与1999年11月29日以后申请的专利。

　　（5）再审结论：美国专利商标局在再审程序之后会发布再审专利公告，再审专利公告会确认有专利性的权利要求、撤销那些缺乏可专利性的权利要求、或公告修正后的权利要求。

　　（6）再审程序的救济：第三方的单方再审程序请求人无权就再审结论上诉，但专利权人有权上诉。多方再审程序的请求人和专利权人对再审结论不服的，都有权上诉。上诉先到美国专利商标局上诉委员会（Board of Patent Appeals and Interferences），对此仍不服的可上诉到美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit）。

　　由于美国法院和美国专利商标局均有权再审专利的有效性问题，实践中是如何解决两者的冲突的呢？笔者看来，有以下三点突出的保障：

　　（一）中止程序。一旦专利再审程序中的专利涉及专利诉讼，美国专利商标局有权暂停再审程序等待法院审理结果，同样，法院基于尊重专利商标局在审理专利方面的专业性，可以暂停法院审理程序，等待专利商标局的再审流程结果；

　　（二）搜证（discovery）程序。由于美国诉讼是对抗式的，原被告双方在搜证（discovery）程序和多方再审程序都能充分展示自己的证据，了解对方的证据，所以，即使是法院和专利商标局没有中止各自的程序而同时处理专利有效性争议，也鲜有冲突；

　　（三）上诉程序。无论是美国专利商标局的专利再审决定，还是联邦地方法院的专利判决，最终都统一上诉到美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit）。

　　三、美国专利再审制度对中国的借鉴

　　将美国的专利再审程序和中国的专利无效程序对比，发现两者很接近，都有专利复审委员会，都可以上诉到法院，都实质上是三审程序（中国是专利复审委员会、北京第一中级人民法院、北京高级人民法院共三级，美国是专利商标局、专利商标局上诉委员会、联邦巡回上诉法院共三级）。但是，若将专利再审程序放到专利诉讼的大环境中去看，发现中美两国对专利有效性争议的解决方式是有着巨大的差异：

　　（一）美国法院可以直接就专利有效性问题进行判决，中国法院则无权就专利有效性问题进行判决。2008年第三次修正的专利法虽然新增加了“现有技术”抗辩条款，但如前所述，这种不侵权抗辩的“开口”太小，能发挥的作用预计也比较有限。

　　（二）美国法院的判决对后案有直接约束力，中国地方中级人民法院做出的专利不侵权判决难以对其他各地中级人民法院、专利行政管理机关、海关等部门构成约束力。

　　（三）美国的专利再审程序对专利侵权诉讼的耽搁和延误比较有限，由于美国法院的独立性比较强，加上法院有权直接决定专利权是否有效，所以实践中有很多专利侵权诉讼并没有由于专利再审程序而中止下来，加上对专利再审程序中某些规则的限制（如多方再审请求人不得在法院民事诉讼中提出与专利再审中相同的议题），因此，专利再审程序在美国并不是拖延专利侵权诉讼的有效途径。相反，在中国，虽然最高人民法院的司法解释就是否中止专利侵权程序赋予了法官很大的自由裁量权，但由于中国法院诉讼制度与美国诉讼制度的巨大不同（如举证规则、法院法官的考核标准等等），实践中中国的专利侵权诉讼程序大多都会由于专利无效程序而中止下来。因此，在中国，专利无效程序已经在实践中成为阻碍、拖延专利侵权诉讼程序的基本方法。

　　对专利再审程序所发挥作用的巨大差异，我们不难看出，这是由于中美两国的诉讼制度的巨大差异造成的，比如，我国不可能很快建立起全国统一的专利上诉法院，我们很难马上改变我们的举证规则，等等。但是，这些并不是我们延缓司法改革的理由。相反，正由于中美两国司法制度的巨大不同，我们的确不能完全照搬美国某个司法制度或程序（如专利再审程序），我们应该立足国情逐步改进我们的专利无效和专利诉讼制度。笔者认为，现在就可以做的工作有：

　　（1）进一步放开、扩大法院可以直接认定专利不侵权的理由。2008年第三次修正、2009年10月1日即将生效的新专利法虽然新增加了“现有技术”抗辩专利权条款，但是过于狭窄，最高人民法院可以在其司法解释进一步增加、扩大不构成专利侵权的理由。这可以进一步增加法院直接认定不侵权的比例，减少“专利无效宣告”程序可能对专利诉讼程序的拖延。

　　（2）进一步健全、完善一个全国统一的知识产权案例公布和援引制度。这方面近些年来发展迅速，应当由最高人民法院适时牵头建立起一个全国统一的知识产权案件公布制度。

　　（3）将实用新型专利、外观设计专利的专利无效宣告程序与发明专利的专利无效宣告程序分开，提高发明专利无效宣告的立案标准，增加专利无效宣告的立案审查。笔者一直认为，25年以前，中国第一部专利法将发明、实用新型专利、外观设计合并立法可能是符合当时国情需要的。但是，25年以后，再将发明、实用新型专利、外观设计合并立法笔者认为是不符合目前的国情需要的。遗憾的是，这种观点目前还未成为主流呼声，这一点在2008年专利法第三次修正时并未改变。但是，我们完全可以从实践的层面分立实用新型专利、外观设计专利的专利无效宣告程序，因为实用新型专利、外观设计专利未经历实质审查程序，将它们与发明专利无效宣告程序并列也是一种“错位”。我们可以借鉴美国的单方复审程序，将实用新型专利、外观设计专利的专利无效宣告程序变成一种单方复审程序（实质上是一种确权程序），将实用新型专利、外观设计专利的检索报告变成单方复审程序的基础，减少无效请求人的举证压力和参与，缩短流程，加快审查，快速结案。对发明专利的无效宣告程序，完全可以在立案阶段就引入双方互辩程序（类似多方复审程序），提高立案难度。这样，可以从一定程度上减少专利无效程序对专利诉讼程序的拖延。

　　通过上述一些措施，可以进一步完善我国的专利无效宣告程序，使其与专利侵权诉讼程序相互配合起来，真正发挥出专利制度的作用，一方面切实有效的保护专利权人的利益，另一方面也可制止专利滥用，保护社会公众的利益。

作者：方诗龙